Московское ООО "Вкусная жизнь", производящее сиропы и топпинги под брендом Barline, просит Суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану в России серии товарных знаков Aperol, принадлежащих итальянскому производителю алкогольных напитков Campari Group.

Как следует из опубликованного определения суда, истца бренды интересуют для единственной категории товаров – сиропы. При этом иск заявлен в отношении трех брендов, оформленных на нидерландскую Davide Campari Milano N.V., – словесных Aperol и Aperol Spritz и комбинированного, представляющего собой этикетку популярного ликера со словесным элементом Aperol.

СИП принял иск к рассмотрению, привлек к делу Роспатент и назначил предварительные слушания на 19 июня.

Компания Barline создана в 2002 году, имеет производственную площадку в Боровске Калужской области, сотрудничает с сетями "Твой дом", "Милти", "Кофе Джек" и другими, сообщает ее сайт.

В международной базе зарегистрированных торговых марок говорится, что бренд Aperol итальянская группа оформила в 1987 году, его правовая охрана сейчас действует до 2027 года, бренд Aperol Spritz – в 2009 году (до 2029 года), комбинированный товарный знак в виде этикетки – в 2011 году (до 2031 года).
Gruppo Campari основана в 1860 году, штаб-квартира находится в Милане. Компания владеет более чем 45 торговыми марками напитков, которые производятся и продаются в 190 странах. Самые известные бренды: биттер Campari, вермут Cinzano, аперитив Aperol, виски Glen Grant, Wild Turkey, игристое вино Mondoro, Cinzano.

Слышали про диваны «Честер»? Эти диваны продает почти каждый мебельный. Но одна компания зарегистрировала на себя слово «Честер» как товарный знак в Роспатенте и начала требовать миллионы со своих конкурентов.

Попасть в такую ситуацию может каждый и не только с мебелью, поэтому расскажу, как нам удалось с этим справиться.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

Я юрист по интеллектуальным правам, патентный поверенный РФ №2151. На примере этого дела покажу, что можно сделать, если вам предъявили претензию за нарушение чужого товарного знака и потребовали миллионную компенсацию.

Получаем претензию и решаем, что с ней делать

Вообще, когда я увидел эту претензию, я удивился. Первая мысль — «да как такое вообще можно было зарегистрировать».

Для справки
Вообще-то Роспатент при регистрации знака проверяет, есть у слова различительная способность или нет — п. 1. ст. 1483 ГК РФ.

Товарные знаки — это же регистрация не самого по себе названия, а регистрация бренда каких-то конкретных товаров и услуг. И помимо прочего Роспатент проверяет, может такое название выделить продукт на рынке или нет.

Грубо говоря, Роспатент не зарегистрирует названия «Сапоги», «Дешевые сапоги» и даже «Шлёпки» на товар «обувь». Просто потому, что такое название не выделит бренд на рынке — это же просто характеристика товара, а не бренд.

Так и здесь: «честер» — это невысокие диваны с подлокотниками, которые продает чуть ли не каждый мебельный. Каретная стяжка и пуговицы — такие диваны много лет выпускают все, кому не лень, и странно было бы предположить, что такое расхожее название вида товара может принадлежать кому-то одному.

1) Проигнорировать претензию и надеяться, что отправитель забудет о ней

Так себе вариант — обычно отправители все прекрасно помнят. А если не ответить на претензию, то суд может оценить это как фактор грубого нарушения. С «молчуна» могут взыскать компенсацию больше, чем если бы ответ был.

2) Сразу отправиться в Роспатент с требованием аннулировать знак

Если мы не согласны с регистрацией знака, ее можно оспорить в Роспатенте. Но идти туда сразу после получения претензии не стоит — вдруг у нас получится разойтись миром и до судов с Роспатентом дело не дойдет.

3) Написать обстоятельный ответ, чтобы отбить желание судиться

Это оптимальный вариант: большинство споров по интеллектуальным правам не доходит до суда. Правда, в случае с «честером» ни о каком встречном предложении с нашей стороны не шло.

В ответе на претензию объясняем спорщику, что его товарный знак был зарегистрирован по ошибке — законы, практика, все дела. Грозим обращением в Палату по патентным спорам: если нам это удастся, то спорщик останется и без денег, и без знака.

Обычно когда компания получает большой и подробный ответ с опорой на законы и практику, ее воинственный дух угасает. Спорщикам проще отстать и найти кого-то другого, чем рисковать.

Получаем иск и готовимся к суду

Наш отправитель не угомонился — спустя месяц мы получаем судебный иск. Только аппетиты теперь поменьше: вместо 5 000 000 просят 800 000 рублей.

Запускаем план «Б»: обратиться в Палату по патентным спорам, чтобы знак аннулировали.

А теперь важный нюанс, о котором вам точно стоит знать:

Спор по взысканию компенсации за товарный знак и спор по аннулированию этого знака — по нашим законам это два разных спора

В ответ на иск о компенсации нельзя заявить встречный иск, мол, знак зарегистрирован незаконно. Причитать в суде о незаконности регистрации знака нет вообще никакого смысла, суду всё равно.

Пока товарный знак зарегистрирован — он действует. Это значит, что суды обязаны его защищать.

Если мы считаем, что знак зарегистрирован незаконно, то идем в Палату по патентным спорам — это специальное подразделение Роспатента, которое рассматривает такие возражения. Именно поэтому в спорах по товарным знакам часто идут два дела параллельно — одно в суде, другое в Палате.

Так получилось и у нас.

Мы подготовили для Роспатента кипу документов на несколько сотен страниц: возражение и гору приложений. В дело пошли энциклопедии, справочники, научные статьи, публикации дизайнеров, выписки из патентных баз и скриншоты интернет-магазинов.

Словом, всё, что было нужно, чтобы доказать Роспатенту, что «честер» — это вид дивана, а не чей-то бренд.

По легенде, дизайн первого честер-дивана еще в 18-м веке придумал Филип Дормер Стэнхоуп, 4-й граф Честерфилд. Едва ли граф предполагал, что спустя почти триста лет его имя попытается присвоить российский ИПшник, чтобы засуживать конкурентов.

Дело в суде закончилось раньше, чем в Роспатенте и результат был ожидаемым: иск удовлетворили.

Однако, нам удалось снизить размер компенсации на полмиллиона: вместо 800 000 рублей суд взыскал всего 300 000.

По меркам таких споров это уже было хорошим результатом. Но мы хотели большего: аннулировать знак и оставить спорщиков ни с чем.

Палата по патентным спорам: отказать… хотя нет, постойте

Тем временем в Роспатенте рассматривали возражение. Несколько заседаний коллегия изучала каждое наше доказательство. И вот, в последнем заседании коллегия встает, чтобы озвучить решение…

Отказать. Оставить правовую охрану товарного знака в силе.

Как? Как после такой кипы доказательств можно было по-прежнему спорить с тем, что слово «честер» на рынке мебели использует весь рынок? Мы полыхали не на шутку.

Дальнейший путь в таких случаях обычно такой: месяц ждать письменного решения Роспатента, потом еще три месяца оспаривать его в суде. Но мы буквально за день пишем обращение на имя руководителя Роспатента.

Мало кто знает эту внутреннюю кухню Роспатента, но там все устроено так: сначала на заседании коллегия Палаты озвучивает решение, потом готовит письменный проект решения, который передается на утверждение руководителю Роспатента. Если все нормально — руководитель утверждает.

«Если» — это хорошее слово.

Редко-редко бывает так, что руководитель не утверждает решение Палаты, если поступит серьезное мотивированное обращение. Иногда такое обращение выстреливает.

Спустя несколько дней нам приходит уведомление Роспатента «о переносе даты заседания» — наше обращение сработало.

В уведомлении не было «ой, извините, мы ошиблись, всё исправим» — ничего такого. Просто Роспатент назначил нам еще одно заседание, словно в последнем никакого решения и не было. Но нам этого уже было предостаточно.

В новом заседании эксперты из коллегии сказали, что дополнительно ознакомились с нашими материалами. Нам задали еще ряд вопросов, после чего вынесли новое решение:

Вот это уже долгожданная победа. Но еще не конец.

Пересмотр: суд отменяет решение о взыскании компенсации

Помните про взысканные судом 300 000 рублей? Решение Роспатента — повод для пересмотра того дела.

У нас появились новые обстоятельства — знак-то всё, не охраняется, значит и взыскивать было нечего. Само решение о регистрации знака отменили, то есть знак аннулирован, словно его никогда и не было.

Мы отправляемся в суд с заявлением о пересмотре дела.

Тем временем наш бывший «правообладатель» идет в другой суд — оспаривать решение Роспатента. Он хочет, чтобы Суд по интеллектуальным правам отменил решение Роспатента и вернул охрану его товарному знаку.

Снова два параллельных дела:

Первым состоялся наш суд о пересмотре. Суд отказал нам со ссылкой на то, что «заявление подано преждевременно». Мол, у вас там решение Роспатента еще могут оспорить, чего вы сюда пришли.

Только вот в законе черным по белому написано: решение Роспатента вступает в силу со дня принятия. Кто там куда пошел оспаривать нас уже не интересует — пусть хоть обуспарываются.

Мы идем жаловаться в апелляцию и просим, чтобы суд заставили пересмотреть дело и не затягивать. Апелляция соглашается с нами и принудительно отправляет дело на пересмотр.

Тем временем в Суде по интеллектуальным правам мы защищаем решение Роспатента и суд отказывает «правообладателю». Суд согласен с нами: он говорит, что Роспатент правильно сделал, что аннулировал знак.

Из апелляции дело приходит в первый суд и, наконец-то, суд отменяет решение о взыскании компенсации.

Полные тексты судебных решений по этому делу можно посмотреть на сайте арбитражного суда.

Настало время для «а я же говорил»: спорщик остался и без денег, и без знака.

Как это дело пригодится всем остальным

Сегодня в России зарегистрировано больше 800 000 товарных знаков, а каждый год российские суды рассматривают несколько десятков тысяч споров. Это значит, что попасть в подобную ситуацию может каждый предприниматель.

Последняя точка в деле «Честера» будет поставлена в декабре — когда суд пересмотрит дело с учетом новых обстоятельств и откажет в иске.

А вот выводы, которые могут пригодиться вам уже сейчас, если доведется попасть в похожую ситуацию:

1. Роспатент не регистрирует в качестве товарных знаков названия, которые характеризуют качества товара, его вид или свойства

2. Если все-таки зарегистрировал, то такое решение можно оспорить в Палате по патентным спорам

3. Если Палата удовлетворяет возражение, то знак аннулируют, словно его никогда и не было

4. Суд по взысканию компенсации и спор по аннулированию знака — это два разных спора, которые идут в разных госорганах

5. Если суд взыскал компенсацию, а потом товарный знак аннулировали, то компенсация сама по себе не отвалится — нужно обратиться в суд за пересмотром дела

6. Будьте аккуратны при выборе названий для своих компаний и товаров — риск попасть на чужое и давно кем-то занятое достаточно большой

7. Иногда ошибается даже Роспатент. Но к счастью, закон и эксперты дают возможность доказать ошибку и всё исправить. А без ошибок тут и быть не может — все-таки по 100 000 заявок каждый год рассматривают

Если история про суд была интересной и полезной — поставьте «вверх», буду писать еще о таких делах, благо их за годы работы набралось немало.

Есть еще про домены, про патенты, про нечестных конкурентов и чего только не. Если что-то из этого вам особенно интересно — напишите в комментариях.

Еще у меня есть небольшой телеграм-канал «Клуб правообладателей», там мои рабочие заметки для предпринимателей и авторов. В основном речь о том, как грамотно пользоваться своими интеллектуальными правами — это для тех, кто что-то создаёт. Рекламы нет, канал маленький, зато уютный — заходите, если интересно.

А вот мои прошлые пикабу-разборы судов в тему:

15 миллионов рублей за нарушение прав на дизайн: как американская компания против нашей судилась

История одного суда: как арт-директор уволился из дизайн-студии, открыл свою, а потом поплатился за это

Не дайте себя обмануть: «регистрация» авторских прав

Новость недавно вышла, что Роспатент принял заявку на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ".

Я считаю, не нужно останавливаться на достигнутом. Предлагаю подборку новых товарных знаков.

*В комменты можно предложить своё)